Recentemente, o INPI publicou, por meio de sua presidência, três Despachos Decisórios conferindo força normativa a pareceres de sua Procuradoria Federal Especializada, lavrados em resposta a consultas formuladas pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade – CGREC, alterando critérios de aceitação de emendas, documentos e argumentos em sede de recurso face ao indeferimento de pedido de patente.
O primeiro, publicado na RPI nº 2762, de 12 de dezembro de 2023 – talvez o principal deles – desencadeou um forte impacto, além de muitas dúvidas, sobre o alcance e efeitos dos recursos administrativos. Isto porque trouxe a consolidação de alguns entendimentos da Procuradoria acerca de determinados temas.
Deste primeiro despacho, destacam-se o PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFEINPI/ PGF/AGU e o PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. O primeiro parecer deu enfoque mais geral aos efeitos dos recursos na esfera do INPI, com ênfase nos limites do efeito devolutivo pleno do art. 212, §1º da LPI frente à preclusão administrativa, destacando-se os seguintes pontos:
- Preclusão administrativa: o citado parecer entende que o depositante que não sanear o ato que deveria praticar, dentro do prazo legal, não poderá praticá-lo em sede de recurso – como a apresentação de procuração fora do prazo legal –, importando o não conhecimento do recurso por preclusão, na forma do art. 63, §2º da Lei nº 9.784/99, limitando, assim, o alcance do efeito devolutivo dos recursos.
- Pluralidade de Instâncias e Causa Madura: possibilidade de devolução do processo administrativo à competência especializada da primeira instância para análise, ou, se possível a apreciação, pela segunda instância, da petição não tratada no exame, esta pode ser decidida em sede recursal, desde que não tenha havido preclusão, e observando o Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5º, LXXVIII, CF).
No segundo parecer (PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU), a Procuradoria debruçou-se sobre as aplicações das conclusões exaradas no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU na seara prática da análise de recursos contra indeferimentos de pedidos de patente pelo INPI, focando no viés da pluralidade de instâncias e teoria da causa madura para decidir questões práticas e técnicas que, em tese, sofreriam incidência da preclusão administrativa tratada no primeiro parecer, aliada ao alegado limite temporal de emendas previsto no art. 32 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) e as limitações ao efeito devolutivo pleno recursal:
- Que não seria possível conhecer e eventualmente prover recursos que tragam novos elementos como modificações no quadro reivindicatório, pois entende a Procuradoria ser inadmissível inovação no âmbito recursal, que incluiria novo pleito, ainda que reduzindo o escopo, por força da preclusão administrativa, entendendo que “tais elementos só podem ser apresentados no recurso exatamente como foram apresentados em primeira instância, ou seja, sem modificações”.
- Não devem ser aceitas, em recurso, exigências não cumpridas satisfatoriamente, total ou parcialmente, em primeira instância, recomendando a Procuradoria que incide, na hipótese de cumprimento em instância recursal, preclusão administrativa que veda a prática do ato fora do prazo e, consequentemente, impediria o conhecimento de novo pleito em sede recursal.
Em suma, tais atos limitaram as emendas antes permitidas por um entendimento mais extensivo de efeito devolutivo pleno dos recursos na seara do INPI – desde que com restrição de escopo – restringindo, pelo menos a princípio, as possibilidades de emendar o quadro reivindicatório em sede recursal contra o indeferimento.
Duas semanas depois, na RPI 2764, de 26 de dezembro de 2023, o INPI publicou novo comunicado, esclarecendo algumas questões importantes sobre aditamento de recursos já interpostos, a aplicação das novas regras a estes recursos e ajustes no prazo para adequação:
- Estendeu o prazo para a plena aplicabilidade a partir do dia 02 de abril de 2024, retificando o prazo inicialmente estabelecido para 12 de fevereiro de 2024 (60 dias após a publicação do primeiro Despacho Decisório).
- Poderão os interessados apresentar aditamento aos recursos interpostos para as adequações às diretrizes dos Pareceres, dentro do mesmo prazo legal retificado.
- Previsão de publicação de exigência a ser respondida no prazo da Lei n° 9.279/96, caso os recursos interpostos até 1º de abril de 2024 não tiverem se adequado às previsões das citadas manifestações jurídicas.
No entanto, diante das discussões levantadas – reuniões interinstitucionais, debates e levantamentos e estudos feitos pelas associações e pelo próprio INPI – houve a publicação de novo Despacho Decisório na RPI 2773, de 27 de fevereiro de 2024, conferindo força normativa ao PARECER n. 00003/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, também resultante de consulta feita pela CGREC à Procuradoria, em que houve a intenção de esclarecer e harmonizar alguns pontos.
Esses novos esclarecimentos trazem algumas disposições que contradizem o PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU anterior, mas foram exarados como complementares pela Procuradoria e assim considerados pela Presidência do INPI, devendo, então – ou pelo menos até segunda ordem – ser tratados, interpretados e aplicados sistemática e conjuntamente os conteúdos dos três Despachos Decisórios e os Pareceres aos quais deram força normativa.
Em síntese, os esclarecimentos fornecidos no último PARECER n. 00003/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU são trazidos lado a lado com as disposições anteriores abaixo, para auxiliar a interpretação:
PARECER n. 00016/2023 e PARECER n. 00019/2023
Impossibilidade de cumprimento de exigência em grau recursal
Esclarecimentos do PARECER n. 00003/2024
Poderá cumprir em recurso mediante comprovação de impedimento por justa causa (art. 221 da LPI), e deverá a segunda instância (i) encaminhar à primeira instância, ou (ii) apreciar diretamente (teoria da causa madura).
PARECER n. 00016/2023 e PARECER n. 00019/2023
Inviabilidade de apresentação de novos elementos de convicção tais como novos dados para embasar efeitos técnicos.
Esclarecimentos do PARECER n. 00003/2024
“CGREC pode aceitar e apreciar razões que visem esclarecer e comprovar o efeito técnico da invenção requerida, em linha com todas as diretrizes de análise e com o amplo efeito devolutivo do recurso no âmbito da LPI”, desde que não envolva, ou não sirva de argumento para “produção de atos, como a apresentação de documentos, após o momento processual adequado, por força da preclusão administrativa.”
Além disso, o item 2.5 deste Parecer dispôs de forma expressa “que dados ou documentos apresentados tão somente para consubstanciar a argumentação de atividade inventiva poderão ser admitidos na fase recursal”.
Outro aspecto intrigante foi a forma como se daria essa transição, pois, em trechos dos Pareceres há expressa negação de que a aplicação das novas regras a recursos já interpostos sob orientação da interpretação anterior configuraria aplicação retroativa das novas diretrizes.
No entanto, as estratégias de redação do pedido, depósito, processamento, recurso, entre outros, foram até esta data, todas, adotadas com base na vigência dos entendimentos passados, o que gerou expectativa de novos esclarecimentos pelo INPI acerca do tratamento dos recursos interpostos até 1º de abril de 2024, que poderia (e deveria) ser diferenciado, diante de tamanho impacto nas estratégias de depósito e processamento no Brasil.
Porém, em 05 de março de 2024, na RPI 2774, saiu novo comunicado, desta vez por meio da PORTARIA/INPI/№ 07, trazendo elucidações sobre trâmite, diretrizes e processamento de recursos e processos administrativos de nulidade no âmbito do INPI, valendo destacar os principais pontos a seguir, de forma resumida:
- Possibilidade de argumentação recursal com apresentação de emendas ao quadro reivindicatório, desde que não sejam objeto de preclusão, de forma a contornar as objeções apontadas no exame, nas seguintes condições que complementam os Pareceres anteriores:
- A ausência de explicação sobre o nexo causal entre o óbice apontado pela primeira instância e a razão pela qual tal alteração contornaria essa objeção ensejará exigência nos termos do art. 214 da LPI, caso a segunda instância entenda necessário.
- A inadmissão de restrições que não estejam expressas no quadro reivindicatório impugnado importará na inadmissão do quadro emendado, mas com previsão de prévia exigência (art. 214 da LPI), que poderá ser respondida sem possibilidade de novas emendas ao quadro.
- Recursos com origem em exigências não cumpridas adequadamente – em princípio ocorre a preclusão e inaceitável em recurso, mas podendo ser aceita se o recorrente esclarecer o motivo do não cumprimento nos casos de:
- exigência despicienda (desnecessária) — erro de julgamento;
- restrição indevida - erro de julgamento;
- falta de esclarecimento impedindo a compreensão da necessidade de restrição solicitada (motivação insuficiente) — erro formal;
- falta de clareza na exigência — erro formal, entre outros.
- Recursos interpostos até 1º de abril de 2024 e que não se adequarem aos balizamentos previstos nas manifestações jurídicas constantes dos citados Pareceres Normativos sofrerão exigências, que poderão ser respondidas dentro do prazo legal.
Contudo, tais pontos ainda deixam os depositantes, agentes e patronos da área da propriedade industrial sem segurança quanto ao tratamento que será dispensado aos recursos apresentados até 1º de abril de 2024. Isto porque o item 6.4, alínea “c”, prevê a possibilidade de exigência e resposta do recorrente em caso de recurso apresentado a partir de 02 de abril de 2024, porém, sem a possibilidade de emendar novamente as reivindicações.
Enquanto isso, o item 7 da mesma Portaria, tratando dos recursos apresentados até 1º de abril de 2024, apenas dispõe, de forma vaga, que se não se adequarem aos novos parâmetros, sofrerão exigência, mas não se sabe ao certo, ainda, se a exigência realmente será formulada e, se publicada, se seguirá o critério do item 6.4, alínea “c”, da mesma Portaria (ou seja, sem poder apresentar novas emendas) ou se a exigência nesse caso dará um tratamento especial com permissão para novos esclarecimentos e emendas ao quadro reivindicatório.
Nosso escritório seguirá monitorando e atuando de forma ativa para reportar novos desenrolares, bem como recomendar medidas para as adequações e adoção de estratégias condizentes com os novos regramentos dentro do prazo fixado, resguardado sempre a possibilidade de revisão judicial de eventuais ilegalidades.
Informativo de Luiz Leonardos & Advogados,
Por Paulo Armando Innocente de Souza
Sócio do Departamento Contencioso